La venta de productos con marca falsificada en el comercio es algo a lo que nos enfrentamos habitualmente y que no sólo se encuentra en el comercio informal, de la calle o de internet sobre todo en redes sociales como Facebook , sino que incluso en algunos casos penetra en el comercio formalmente establecido como el Persa Biobío o estación central que son lugares populares .
Se vulneran así los derechos de los titulares de marcas y se pone eventualmente en riesgo la salud o seguridad de quienes adquieren productos que ostentan marcas que son iguales o muy parecidas a las famosas como Disney o otras , pero que no cumplen con los estándares de calidad ni cuentan con el respaldo de las compañías cuyas marcas han sido falsificadas.
Actualmente en nuestra legislación de propiedad industrial no se tipifica específicamente un delito de falsificación marcaria, salvo de manera general en los artículos 185 y 190 del Código Penal junto a otras actividades ilícitas. Por su parte, el actual artículo 28 de la ley 19.039 de Propiedad Industrial, sanciona el uso malicioso de una marca igual o similar a una ya inscrita, para los mismos o similares productos o servicios, con fines comerciales y sin la debida autorización de su titular.
Es decir, no se castiga más gravemente a quien falsifica la marca propiamente tal, sino que se contempla la misma sanción (multa) para todos quienes la utilicen sin autorización.
Para estos efectos, en la Ley N° 21.355, conocida como “Ley Corta de INAPI”, se tipifica el delito de falsificación de marca y se dispone una sanción de reclusión menor en grado mínimo a medio.
La sanción originalmente contemplada era más alta, pues coincidía con el régimen aplicable a la piratería en derecho de autor, pero en la Comisión de Economía de la Cámara Baja se acordó una rebaja, a fin de permitir el uso de las salidas alternativas en materia procesal penal.
Esta nueva norma que sancionará la falsificación marcaria busca atacar el origen de este problema, castigando primeramente a quien falsifica la marca o importa o comercializa al por mayor productos con marca falsificada y también, pero con una pena menor, a quien ofrece directamente al público los productos o servicios que ostentan marcas falsificadas.
Por otra parte, en materia de indemnizaciones asociadas a este delito, se introduce una nueva institución que busca facilitar la protección efectiva de los titulares de marcas falsificadas:
Las indemnizaciones preestablecidas. La nueva norma viene a allanar las dificultades probatorias para determinar el monto del perjuicio a las que se enfrentan los titulares de marcas falsificadas y dispone lo siguiente:
“En caso de falsificación de marca, se podrá solicitar, una vez acreditada judicialmente la respectiva infracción, que las indemnizaciones de los daños y perjuicios causados sean sustituidas por una suma única compensatoria que será determinada por el tribunal en relación a la gravedad de la infracción, no pudiendo ser mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales por infracción. Este derecho de opción deberá ejercerse en la demanda de indemnización de perjuicios.”.
Es decir, el titular de la marca falsificada, al momento de solicitar una indemnización de carácter civil, podrá optar ya sea por esta suma preestablecida que en definitiva será determinada por el juez de la causa o seguir el camino tradicional en materia indemnizatoria, según su conveniencia.
Otras mejoras a nivel sustantivo en materia marcaria contenidas en esta nueva ley son: la posibilidad de registrar nuevos signos como marcas comerciales, abriéndose el camino a las llamadas marcas no tradicionales tales como las olfativas, tridimensionales, hologramas, de posición, etc.
Esta nueva ley busca actualizar el sistema nacional de propiedad industrial mediante la introducción de modificaciones a las dos leyes que rigen a INAPI: la ley N° 20.254 que lo crea y la ley N° 19.039 de propiedad industrial y entrará en vigencia con la publicación de su respectivo Reglamento, para lo cual existe un plazo de seis meses contado desde la publicación en el Diario Oficial de la Ley, que se produjo el 5 de julio de 2021.
En materia de marcas
Se introducen las marcas olfativas y tridimensionales.
Se elimina la posibilidad de registrar marcas para cubrir establecimientos comerciales e industriales, quedándonos con las 45 clases del Clasificador de Niza.
Se crean nuevas normas que regulan las marcas colectivas y de certificación.
Es posible cancelar un registro por falta de uso.
Es posible cancelar un registro de una marca debido a que su titular ha provocado o tolerado que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada.
Es posible contra demandar por falta de uso en contra de una marca que ha sido citada como fundamento de una oposición y/o demanda de nulidad.
En materia de patentes:
Se concede fecha de presentación a una nueva solicitud, aunque se pague la tasa inicial en una fecha posterior (hasta 30 días después).
Se introduce un cobro adicional para toda solicitud que exceda 80 hojas. (1 UTM por cada 20 hojas adicionales o fracción).
Se introducen solicitudes provisionales (al igual a las que existen en EE. UU.), que otorgan un plazo de 12 meses para la presentación de la solicitud definitiva.
En cuanto al pago del segundo decenio de las patentes, se permite pagar en forma anual o un pago único antes del vencimiento del primer decenio.
Se permite la restauración del derecho de prioridad dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo de prioridad.
Se traslada a la Justicia Civil las controversias relativas a invenciones de servicios.
Para rescatar una solicitud donde no se haya cumplido una exigencia formal, se debe pagar una tasa al momento de solicitar el desarchivo (lo nuevo es la tasa).
Se agregan las siguientes excepciones al derecho conferido a los titulares de las patentes:
A los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales.
A los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada.
A la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales.
Al empleo a bordo de navíos de otros países de medios que constituyan el objeto de la patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del territorio chileno, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío.
Al empleo de medios que constituyan el objeto de la patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de otros países o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en territorio chileno.
9. Se acorta el plazo para pedir protección suplementaria desde seis meses a sesenta días, desde la concesión de la solicitud de patente y se regula mejor las causales de pedir protección suplementaria.
10. Se introdujo la “acción de usurpación de patentes”, que busca resguardar los derechos de los inventores o su legítimo titular frente a intentos de terceros por apropiarse de la misma.
11. Cuando el informe de búsqueda internacional ha sido emitido por Chile, al momento de presentar la solicitud de fase nacional en nuestro país podemos acompañar, juntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita. Además, existe la posibilidad de rebajar el arancel pericial en que Chile actuó como ISA/IPEA.
En materia de diseños:
Se extiende el periodo de duración de los diseños industriales a 15 años.
Se crea el certificado de depósito de dibujo y diseño industrial, por medio del cual se puede depositar un dibujo sin solicitar examen de fondo y con ciertos derechos.
En otras materias:
Se actualizó el concepto jurídico de secretos industriales.
Existe la posibilidad de pagar la tasa de solicitudes de anotación de licencias o cambios al momento de su presentación.
Permite a Inapi hacerse parte para defender su posición en caso de recursos contra sus resoluciones.
Se permite la acción público penal en materia de infracción de los derechos de propiedad industrial.
Se permite la notificación de resoluciones por medio electrónico, eliminando la carta certificada.
La vigencia de la ley depende de la promulgación del reglamento correspondiente de parte de Inapi, lo que debería ocurrir a finales de este año.
